미국 특허:개요,일반general,Festo 사건 정리

1. 선발명주의

(1) 동일한 내용의 발명에 대해 2 이상의 출원이 있는 경우에 가장 먼저 발명한 자에게 권리를 부여하는 제도. 선출원제도(한국, 일본 등)와 대조되는 개념.

(2 )저촉심사(Interference)

1) 담당: 항고저촉심사부(BPAI)

2) 발명의 선후 판단방법

① 특허출원일

② 미국에서 발명을 제작, 시험한 사실을 입증할 수 있는 날짜

③ 착상을 한 후 그 제작, 시험 또는 특허출원에 공을 들였을 경우 입증할 수 있는 착상 일 중 가장 앞서는 날.

3)1996년 1월 1일 부터는 외국에서 이루어진 발명에 대해서도 적용됨.

2.공개제도

(1) 공개대상

1) 2000년 11월 29일 이후 출원특허

2) 공개제도가 있는 외국에 출원된 특허

3) 최초 출원 명세서

4) 편집명세서 : 외국에 출원된 내용이 미국출원의 내용 보다 좁은 경우 출원인은 편집 명세서를 제출할 수 있으며, 최선의 출원일로부터 16개월 내에 제출되는 경우에는 편집 명세서만을 공개

(2)공개예외

1) 심사가 종료된 경우

2) 비밀유지명령 대상

3) 외국에 출원하지 않은 특허는 청구에 따라 비공개 가능(청구는 언제든지 취하 가능)

4) 가출원특허

5) 출원인이 비공개 청구 후 외국에 출원한 경우 외국에 출원한 날로부터 45일 내에 특허청장에게 그 사실을 통지하여야 하며 이를 위반하는 경우에는 미국출원은 포기된 것으로 취급(단, 의도적이지 않다고 인정되는 경우는 제외)

(2)공개시기

1) 우선일로부터 18개월 후

2) 출원인 신청에 의한 조기공개 가능

(3)출원공개로 주어지는 권리

1) 내용

공개된 출원에 대하여는 임시적인 권리(provisional right)가 주어지며, 이는 한국의 보상금 청구권(실시료 상당액)과 같은 개념이다.

2) Provisional right 행사 조건

① 출원공개(미국을 지정국으로 하는 PCT출원도 포함)

② 단, 영어 이외로 국제공개된 경우 특허청이 영어의 번역문을 수령한 날로부터 가보호 권리 인정

③ 상대방에 대한 통지

④ 공개공보와 특허발행후의 클레임이 실질적으로 동일해야 함.

⑤ 고의침해 등에 의한 손해액의 증가규정은 적용 안됨.

⑥ 청구권은 특허발행 후 6년 이내에 행사하여야 함.

⑦ 특허청장은 특허부여후 공개비용을 별도로 청구

(4) 문제점

미국만 출원하는 특허의 정보공개 효과없음.

3.주변한정주의

(1) 정의

주변한정주의는 출원인 스스로가 기재한 특허청구범위의 문언이 의미하는 내용대로 특허의 보호범위를 정하고 그 범위 안에서만 발명을 보호한다는 해석방법으로, 특허청구범위에 기재된 문언에 충실하게 권리범위를 해석하는 입장이다. 이러한 주변한정주의는 경계침범(Trepass)이론에 따라 특허청구범위의 기재 내용대로 특허권의 경계를 설정하고 그 영역안에 들어오는 행위만을 침해로 인정하게 된다.

(2) 미국의 태도

처음에는 중심한정주의를 취하다가 현재에는 주변한정주의를 취하는 대표적인 국가라고 인식되고 있으나, 실제에 있어서는 출원인에게는 주변한정주의의 입장을 취하여 출원서류에 특허를 받고자 하는 사항 및 실시예를 모두 포괄하여 완벽하게 작성할 것을 요구하면서도 다른 한편으로는 구체적인 특허보호범위의 해석에 있어서는 오히려 중심한정주의를 취함으로써 특허청구범위에 기재된 문언에 얽매이지 아니하고 균등이론 등을 폭 넓게 적용하여 특허청구범위를 넓게 해석하는 태도를 취하고 있다.

신규성 및 비자명성

1.신규성 (102조)

(1) 102조 조문

제102조 출원인은 다음 각 호에 해당하지 않을 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다.

1) 특허출원인이 발명하기 이전에 미국내에서 다른자에 의하여 알려졌거나 또는 사용된 발명. 또는 미국내 또는 외국에서 특허를 받았거나 간행물에 기재된 발명.

2) 미국의 특허출원일 1년 전에 미국내 또는 외국에서 특허를 받았거나 간행물에 기재된 발명. 또는 미국내에서 공용 또는 판매된 발명.

3) 포기된 발명

4) 미국내 특허출원일보다 12개월 이전에 외국에서 출원인, 대리인 또는 양수인에 의해 제출된 출원이 그 미국내 특허출원일 보다 이전에 그 외국에서 최초로 특허되었거나 또는 특허될 상태로 되었거나 발명자증이 허여된 경우.

5) 그 특허출원의 발명 이전에 미국내에 출원되어 허여된(인정된) 특허에 기재된 발명의 경우.

6) 특허출원된 발명의 발명자가 실제와 다른 경우.

7) 발명이 출원인의 발명(일) 전에 국내에서 그것을 포기하거나 숨기거나 비밀로 하지 않은 타인에 의해 이루어진 경우. 단 발명의 우선을 결정함에 있어서는 발명의 착상일 및 실체화일 뿐 만 아니라 다른 이의 착상 이전부터 먼저 착상하고 나중에 실체화한 자의 합리적인 노력도 고려하여야 한다.

(2) 유효출원일 (effective filing date)

1) 미국출원서에는 발명일을 기재하지 않으므로 심사관은 일단 출원일을 발명일로 간주한다.

2) 출원인이 발명일을 증명하는 진술서를 제출하여 반증하면 발명일로 소급되어 특허성이 판단될 수 있다(선발명 판단은 interference절차규정 참조).

3) 실제 미국출원일은 파리조약에 의한 우선권 출원시 그 우선일로 소급되며, 계속출원 및 분할출원을 한 경우에는 모출원의 출원일로 소급된다.

4) 주의할 점은 참증으로 인용된 특허문헌의 출원일도 위 규정에 따라 유효출원일로 소급된다는 점이다. (한국은 간행물의 반포(공지)시점을 기준으로 함).

(3) 102조 1항

1) 한국의 29조 1항(신규성)과 대동소이하지만, 다른점은 미국특허법 102조 1항은 타인의 공지행위만을 요건으로 한다는 점이다.

2) 미국내에서는 공지된 경우, 공용된 경우, 특허된 경우, 간행물에 기재된 경우를 모두 포함하고, 외국에서는 특허된 경우와 간행된 경우만이 거절 근거가 된다.

(4) 102조 2항

1) 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리를 소멸시키는 대표적인 규정으로 출원을 서두르게 하기 위해 마련된 것으로 한국의 신규성 의제조항(제30조)과 비슷하다.

2) 출원을 위한 유예기간이 1년이므로 발명자는 국내외에서 자신을 발명을 공지한 경우에는 그로부터 1년 내에 출원을 마쳐야 한다.

[A는 1997.1.1에 한국에서 논문발표를 한 후 그해 5.1에 신규성 의제를 주장하며 한국에 출원하였다. 그런 다음 이듬해 4.1 우선권을 주장하면서 미국에 출원하였다. 이런 경우 미국출원은 102(2)를 적용시킴에 있어서 우선일(1997.5.1)로 소급되지 않기 때문에 간행물 발표일(1997.1.1)로부터 1년이 지나서 출원한 결과가 되어 거절된다. 반면에, 1년의 유예기간 만 잘 활용하면 발명이 공개된 후에도 한국 또는 제3국에서 등록 불가능한 발명을 미국에서 등록받을 수 있다]

3) 미국내에서는 그 발명이 특허된 경우, 간행물에 기재된 경우, 판매된 경우를 포함하고, 국외에서는 특허된 경우 및 간행물에 기재된 경우에 한해 등록이 거절된다.

4) 유효출원일은 계속출원 또는 분할출원인 경우에 당연히 모출원일로 소급되지만 119조에 의한 우선권은 인정되지 않는다.

(4) 102조 5항

1) 한국의 확대된 선원의 지위와 대동소이한 규정.

2) 참증은 타인에 의한 것이어야 한다. 만약 서로 다른 출원이 본 조항에 의해 경합하다가 후출원인이 선출원 선등록자의 특허를 인수하게 되면 일부계속출원(CIP)을 통해 선출원 내용을 통합하면 본 조항의 거절을 극복할 수 있다.

3) 인용참증이 계속출원 및 분할출원인 경우 그 유효출원일이 모출원일로 인정되는 것은 당연하다. 그러나 인용참증이 119조에 의한 파리조약의 우선권을 수반하는 경우에는 본 조항의 판단시 그 우선일로 소급되지 않는다. 즉 인용참증의 선행기술로서의 유효일은 우선권에 의해 소급되는 제1국 출원일이 아니라 ‘미국출원일’의 현재가 된다. 이것은 소위 Hilmer case에 근거한 것이다.

4) 102조 5항에서 중요한 것 2가지는 다음과 같다.

① 심사관에 의해 인용된 참증의 발행일이 당해 출원일보다 늦는 경우에도 그 거절은 정당화 할 수 있다는 점.

② 위 경우에 있어서, 인용참증이 파리조약에 의한 우선권을 수반하며, 그 우선일(유효일?)이 본 출원의 우선일보다 늦을 경우에는 Hilmer case 에 따라 심사관의 거절이 부당하다는 것이다.

2.비자명성(102조 및 103조)

(1) 103조 조문

102조에 규정된 발명과 동일하게 개시 또는 작성되지 않은 것이라도 그 발명 전체로서 선행기술과의 차이가 그 발명이 이루어진 당시에 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에 의해 자명한 것이라면 특허를 받을 수 없다. 단, 타인에 의한 발명이 102조 6항 및 7항에 의해서만 선행기술로 인정될 경우, 그 발명내용과 출원청구된 발명이 그 발명이 이루어진 시점에 동일인에 의해 소유되거나 또는 동일인에게 양도가 강제된 경우 상기 발명은 이 조항에 의한 선행기술로 되지 않는다.

(2) 진보성 판단의 시간적 기준은 “본원 발명이 이루어진 시점”이다.

(3) 미국은 102조에서 규정된 모든 선행기술이 진보성 판단의 인용참증이 된다. 따라서 당해 발명의 미국 출원 당시에 아직 공개되지 아니한 인용참증에 의해 진보성을 부정할 수 있다.

(4) 103조 단서조항은 선출원과 후출원의 발명자 또는 양수인이 동일한 경우에 후출원을 진보성으로 거절하지 않고 등록해 주겠다는 규정이다.

(5) 발명자가 동일하다면 그 발명자가 먼저 한 출원은 102조 2항에 의한 선행참증 자료가 아닌 한 선행자료로 사용될 수 없다.

(6) 미국심사실무상 진보성(비자명성)에 대한 거절은 반드시 두개 이상의 참증의 결합(combination of prior arts)으로 이루어진다.

특허출원

1.특허요건

(1) 특허대상

새롭고 유용하며 자명하지 않은 방법, 기계, 제품이나 조성물 또는 이에 대하고 자명하지 않은 개량.

(2) 다음의 경우를 제외하고 특허받을 수 있음.

1) 특허출원인이 발명하기 이전에 미국내에서 다른자에 의하여 알려졌거나 또는 사용된 발명. 또는 미국내 또는 외국에서 특허를 받았거나 간행물에 기재된 발명.

2) 미국의 특허출원일 1년 전에 미국내 또는 외국에서 특허를 받았거나 간행물에 기재된 발명, 또는 미국내에서 공용 또는 판매된 발명.

3) 포기된 발명

4) 미국내 특허출원일보다 12개월 이전에 외국에서 출원인, 대리인 또는 양수인에 의해 제출된 출원이 그 미국내 특허출원일 보다 이전에 그 외국에서 최초로 특허되었거나 또는 특허될 상태로 되었거나 발명자증이 허여된 경우.

5) 그 특허출원의 발명 이전에 미국내에 출원되어 허여된(인정된) 특허에 기재되 발명의 경우.

6) 특허출원된 발명의 발명자가 실제와 다른 경우.

7) 발명이 출원인의 발명(일) 전에 국내에서 그것을 포기하거나 숨기거나 비밀로 하지 않은 타인에 의해 이루어진 경우. 단 발명의 우선을 결정함에 있어서는 발명의 착상일 및 실체화일 뿐 만 아니라 다른 이의 착상 이전부터 먼저 착상하고 나중에 실체화한 자의 합리적인 노력도 고려하여야 한다.

2. Prior art가 될 수 있는 요건

(1) 입증할 수 있는 발명일 이전 또는 특허출원일 1년 전에 공연히 알려진(특허를 포함하는) 간행물

(2) 특허발행일은 늦더라도 그 출원일이 입증할 수 있는 가장 앞서는 발명일보다 빠른 미국 특허.

(3) 발명이 착상되기 이전에 존재하고 있는 관련 발명 또는 개량(서면 여부에 관계 없음)

(4) 출원일 1년 이전의 그 발명의 공연한 사용, 판매 또는 지식.

3. 특허출원시 필요한 서류

(1) 특허출원서 (tranmittal letter)

(2) 명세서 (specification)

(3) 특허청구범위 (claims)

(4) 도면 (drawings)

(5) 초록 (abstracts)

(6) 특허출원선언서 (patent application declaration, PAD)

PDA는 본인이 진정한 발명자임과 심사자료가 될 수 있는 정보를 제시할 의무가 있음을 선언하는 것으로 모든 발명자의 사인이 있어야 한다.

(7) 양도증서 (assignment)

Assignment는 발명자(출원인)가 특허출원에 대한 권리의 전부 또는 일부를 타인에게 이전하는 경우 특허청에 등록하기 위한 것으로 특허출원과 동시에 또는 후에 제출하여도 된다. 미국에서는 발명자만이 출원인이 될 수 있다. 다만 그 발명에 대한 권리를 승계한 양수인은 양도증을 같이 제출함으로써 출원인으로 인정받을 수 있다. 주의할 점은 이러한 선언서, 양도증에는 발명자의 서명이 반드시 있어야 하므로 국내출원을 양도 받았다고 해서 연락을 끊고 지내다가는 낭패를 볼 수 있다.

(8) 정보공개서와 선행기술리스트 (information disclosure statement and list of prior art, IDS)

IDS는 발명자가 알고 있는 그 출원의 특허성에 관련된 선행기술자료를 열거한 것으로 출원시 또는 출원일로부터 3개월 이내에 제출하여야 한다.

(9)위임장 (Power of Attorney)

4. 출원접수증( filling receipt) 송부

미국특허청(USPTO)은 출원서류를 접수하면 출원날짜와 번호를 부여하여 통상 한달 이내에 출원접수증 (한국의 경우 출원번호통지서)을 보낸다. 이 후 거절이유통지 전이라도 출원서 및 첨부서류의 하자를 보정할 수 있다.

5. 가출원제도

(1) 의의

미국출원을 급하게 서둘러야 할 경우 정규출원서나 명세서의 형식을 갖추지 않고 임시로 출원하는 것으로 미국에 처음으로 출원한 출원인이 외국에 최초 출원한 출원인들과 관련하여 불이익을 당하지 않도록 보장해주기 위한 목적에서 나온 것이다. 즉 한국의 국내우선권 출원에 있어서 선출원의 지위에 해당하는 것이 가출원이라고 이해할 수 있다.

(2) 가출원의 특징

1) 가출원은 심사의 대상이 되지 않는다.

2) 가출원이 있고 본 출원서가 가출원일로부터 12개월 내에 출원되고, 가출원에 대한 특정한 인용을 포함하거나, 포함하도록 보정된 경우에는 본출원은 가출원일의 혜택을 주장할 수 있다.

3) 기간내에 본 출원이 없을 경우에는 가출원은 포기 또는 취하된 것으로 간주한다.

4) 출원서류로서 명세서와 필요한 도면을 제출한다.

5) 명세서 내에 청구항을 기재할 것을 요구하지 않는다.

6) 발명자의 선언서도 첨부할 필요가 없다.

7) 외국어 (예: 한국어)로도 출원이 가능하다. 단 일정 기간 내에 영어번역문을 제출하여야 한다.

8) 특허존속기간의 기산점이 되지 않는다.

9) 수수료는 정규 출원수수료의 1/5수준이다.

(3) 가출원의 장점

1) 특허출원을 위한 앞선 미국출원일을 얻을 수 있다.

2) 1년 동안 정규출원(regular application)을 위한 비용지출을 늦출 수 있다.

3) 20년간의 특허존속기간을 1년까지 shift 시킬 수 있다.

4) 가출원을 이용함으로써 102조 2항의 유예기간을 1년 추가로 얻을 수 있다.

5) 누적적 가출원

단기간 내에 연속적으로 이루어진 개량발명을 적은 비용으로 보호할 수 있다. 예를 들어 제1출원이 있은 후 개량발명을 추가로 가출원하여, 제1출원으로부터 1년 이내에 출원되었던 모든 가출원을 모아 정규출원하면 되므로, 출원비용을 대폭 절약할 수 있다.

6) 가출원은 심사의 대상이 아니며, 1특허출원의 범위와 같은 규정이 적용되지 않으므로 기계, 전기, 화학 등 서로 내용을 달리하는 전혀 별개의 발명들을 하나의 가출원으로 묶어 출원한 뒤, 나중에 이들을 개별적으로 본출원으로 할 수 있다.

특허심사

1. 거절이유통지 (First Office Action)

미국은 대개 1년 정도가 지나면 심사가 착수되어 심사결과 ‘First Office Action’이라는 것을 받게 되는데, 이것은 한국의 거절이유통지서에 해당한다. 여기에는 특허청구범위의 청구항을 거절(rejection)하거나 형식적인 사유에 대하여 이의(objection)하거나 명세서의 기재불비를 지적한다.

물론 거절이유가 없는 경우에는 특허사정통지(Notice of Allowance)와 특허등록료납부서(Issue Fee transmittal Form)를 받고 3개월 이내에 특허등록료를 납부하면 특허증이 발행된다. 특허사정통지 이후에는 발명의 본질에 영향을 주지 않는 문법적인 정정이 허용된다.

2. 답변서 제출(Submission of Response to the OA)

OA에 대하여는 3개월 이내에 답변서를 제출하여야 하며, 보통의 경우에는 보정서(amendment)를 같이 제출한다. 요금을 더 납부하는 조건으로 3개월까지 답변기간을 연장할 수 있다. 지정된 기간에 답변하지 않는 경우는 출원을 포기한 것으로 보고 포기처분통지서( Notice of Abandonment)를 보낸다.

이와 같은 USPTO와 출원인간의 대화의 전 과정을 특허출원절차(patent application prosecution)라고 한다.

3. 최종거절통지 (final OA)

답변서 제출 후 약 6개월 이내에 최종거절통지 또는 특허사정통지를 받는다. 최종거절통지후에 출원인은 요금을 더 납부하는 조건으로 6개월 내에 다음과 같은 조치를 취할 수 있다.

최종거절통지일로부터 6개월 내에 출원인이 아무런 조치를 취하지 않으면 특허청구범위 중 허여된 항이 없는 경우 그 특허출원은 포기된 것으로 보고, 만일 특허청구범위 중 허여된 항이 있으면 허여된 항에 대하여만 특허를 부여하고 거절된 항은 취소된 것으로 본다.

통상 최종거절통지에 대한 기간은 3개월로 지정되며(shortened statutory period) 최고 3개월까지 연장가능하다(수수료 부담).

(1) 특허청구범위의 보정 (amendment)

최종거절통지 이후에는 출원인의 답변의 범위는 대폭 한정된다. 시행규칙 제116조에 의한 보정만이 허용되며, 즉, 심사관이 보정을 요구하는 경우 클레임에 대한 심사관의 요구대로 3개월의 답변기간 내에 클레임의 범위를 좁히는 보정을 한다. 심사관이 그 보정을 채택하면 특허사정을 할 것이나, 동의하지 않는 경우는 다른 심사통지서(advisory action)를 보낸다.

(2) 계속성 출원

최종거절통지에 대하여 계속성 출원을 할 수 있다. 계속성 출원은 최종거절통지의 대상이 된 출원을 모출원이라 할 때 자출원이라 불린다. 모출원과 동일한 발명 주제에 관하여 모출원의 출원일의 이익을 얻을 수 있다. 일반적으로 최종거절통지에 대하여 항고심판을 청구하는 경우보다 계속성 출원에 의하여 특허를 받을 가능성이 높다. 계속성 출원의 가장 큰 장점은 최종거절통지 후에 접수가 거부된 보정에 대하여 심사관은 심사할 의무가 있다는 것이다.

(2-1) 계속출원 (continuation application, CA)

계속출원은 모출원의 발명과 동일한 발명을 다루어야 하며, CA에 대하여 모출원과는 별도의 출원번호와 출원일자가 부여되나 법적인 효과는 없으며, 신규성 심사의 경우 모출원일자를 인정받는다. 심사관으로부터 Final Office Action을 받은 후 보정을 하면 등록가능할 것으로 예상되지만, FOA 이후에는 보정이 엄격히 제한되므로 이를 자유로이 할 수 없는 경우, 심사단계를 초기 시점으로 되돌려 보정을 할 기회를 얻기 위해 CA가 주로 이용된다. 따라서, 통상 CA출원과 함께 예비보정서(preliminary amendment: 심사과의 action이 있기 이전에 행해지는 보정형태)를 제출하는 것이 일반적이다.

CA에 대한 CA도 가능하나, 어떤 논쟁 사항에 대하여 모출원에서 결론에 도달하였으면 심사관은 CA에 대한 첫번째 심사통지를 최종통지로 할 수 있으므로 동일한 발명 주제에 대한 다른 관점 또는 정의로 CA출원하지 않으면 쉽게 거절될 것이다. CA절차는 규칙 53조, 60조, 62조에 의한 방법이 있으나, 62조에 의한 절차(File Wrapper Continuing, FWC)가 간단하므로 가장 잘 이용된다.

(2-2)일부계속출원(continuation-in-part, CIP)

모출원의 발명요지에 개량된 사항이나 대체물을 포함하여, 즉 기본발명의 개량사항을 포함하여 CIP출원을 하여 거절이유를 극복할 수 있다. 그러나 새로운 개량사항에 근거한 특허청구범위의 신규성 판단 시점은 CIP출원일이 되며, 모출원일로부터 1년 이내에 출원되어야 한다. CIP출원은 53조에 의한 절차 또는 62조에 의한 절차를 이용할 수 있을 뿐, 60조에 의한 절차는 이용할 수 없다.

(2-3)분할출원(division application, DA)

특허출원에 몇 개의 실시예가 기재되어 있고, 미국특허청의 심사관이 그러한 실시예를 각각의 별도의 발명으로 간주하는 경우, 그 중 하나를 선택하라고 하는 한정요구를 하는 경우가 많다. 심사관의 한정요구에 대하여 제2의 출원, 즉 분할출원을 하여 거절이유를 극복할 수 있다. 분할출원은 신규성심사의 경우 원출원의 출원일을 인정받으나 행정목적을 위하여 별도의 출원번호와 출원일이 주어진다. DA출원은 53조에 의한 절차, 60조에 의한 절차, 62조에 의한 절차 중 하나를 선택하여 출원할 수 있다.

(2-4) CA, CIP, DA는 다음 세가지 절차 중 하나를 선택하여 절차를 수행할 수 있다.

(가)시행규칙 53조에 의한 절차

CA, CIP, DA는 모출원의 경우와 동일한 요건을 구비하여 출원하는 절차이다. 즉 새로이 서명된 선언서, 명세서, 도면 그리고 (새로이 보정된) 특허청구범위 등을 모두 갖춘 출원서를 제출하여야 하므로 잘 이용되지 않는 절차이다. 즉, 60조 또는 62조에 의한 절차는 발명자의 새로운 서명없이 출원할 수 있는 편리한 절차이나, 53조에 의한 절차는 모출원과 동일한 조건을 요구하므로 여러가지로 불편하다.

모출원을 명시적으로 포기하지 않는 한 모출원과 자출원이 동시에 미국특허청에 계속되는 결과를 가져온다. 따라서 출원인이 모출원을 유지하고 싶으면 최종거절통지일로부터 6개월 이내에 모출원에 대한 특허를 얻거나 항고심판을 청구하여야 한다.

(나)시행규칙 60조에 의한 절차

CIP는 이 절차를 이용할 수 없고, CA와 DA만이 이 절차를 이용할 수 있다. 출원인은 새로운 특허청구범위를 재작성하고 CA 또는 DA출원을 하여 심사관에게 재심사를 요청할 수 있다. 자출원에 대하여는 새로운 출원번호와 출원일자가 부여되지만 선행기술과 관련하여 신규성을 결정할 때에는 모출원의 출원일을 부여받는다. 모출원에 대하여 행하여진 변경이 당연히 자출원에 적용되는 것은 아니다. 따라서 모출원에 관한 변경은 출원인이 다시 제출하여야 자출원에 대하여 효력이 있다. 명세서, 새로운 특허청구범위와 도면을 제출하며, SED, PAD, Assignment, IDS를 다시 제출할 필요는 없고, 모출원의 서류를 원용할 수 있다. 우선권 주장은 다시 하여야 하나, 우선권 증명 서류는 다시 제출할 필요는 없다. 모출원은 자동적으로 포기된 것으로 간주되지 않으므로 후에 출원인이 최종거절통지 후 6개월 내에 명시적인 포기의사 또는 모출원을 유지하고자 하면 6개월 이내에 모출원에 대한 특허를 얻거나 항고심판을 청구하여야 한다. 자출원에 대한 CA, DA, CIP도 인정된다.

(다)시행규칙 62조에 의한 절차(File Wrapper Continuing, FWC)

CA, CIP, DA에 대하여 가장 간단한 출원방식이다. 이 방식에 의한 자출원이 있으면 모출원의 서류들은 자출원에 대하여 사용될 수 있다. 출원인은 새로운 특허청구범위를 작성하여 FWC출원을 하며, 모출원의 포기를 통지한다. 그러나 포기의 의사를 밝히지 않아도 모출원은 포기된 것으로 간주된다. 이것이 위의 53조 또는 60조에 의한 방식과는 다른 효과이다. FWC 출원의 절차는 모출원이 중단된 시점에서 진행되므로 모출원에 대하여 변경이 있었던 경우 이 변경은 FWC출원에 자동적으로 효력을 미친다. 특허청에 있는 모출원 서류는 자출원의 서류가 되며, 다만 서류번호만 모출원번호에서 자출원번호로 바뀌므로, 모출원의 명세서, 도면, SED, PAD, IDS, Assignment는 다시 제출할 필요가 없으며, 단지 FWC출원서, 출원료 및 예비보정서를 제출한다. 그러나 CIP출원인 경우에는 새로운 발명 내용이 포함되므로 새로이 서명된 선언서를 제출하여야 한다. FWC 출원은 60조에 의한 계속출원과 비교할 때 저렴하며 가장 많이 이용하는 제도이나, 모출원을 포기해야 한다는 것이 단점이다. 일반적으로 최종거절통지에 대한 출원인의 응답으로서 전형적인 것이 FWC 절차에 의한 CA출원이다. FWC에 의한 출원으로 모출원은 포기되며, 만일 출원인이 모출원을 유지하고 싶으면, 규칙 53조 또는 60조에 의한 출원을 하면 된다. 그러나 주의할 것은 53조 또는 60조에 의한 출원을 할지라도 최종거절통지에 대한 답변기간인 6개월의 기간을 중단하거나 만료시키지 않는다는 것이다.

4. 항고심판청구

출원인은 심사관의 최종거절통지(final office aciton)이 부당한 경우에, 그리고 일부 명세서를 보정하더라도 심사관의 허여를 받기 어렵다고 판단하는 경우에는 USTPO의 심판소인 BAPI에 항고심판청구서(notice of appeal)를 제출하고 항고심판서 제출 후 2개월 내에 항고이유서(appeal brief)를 제출하면 정식 심판절차가 진행되며, 제출이 없으면 심판은 자동으로 소멸된다. 이 기간은 다시 4개월까지 연장 가능하다.

일단 항고심판이 진행되면 출원인이 원고가 되고, 심사관이 피고가 된다.

출원인이 항고이유서를 제출하여 거절된 청구항의 특허성을 주장하면, 심사관은 반론으로서 Examiner’s answer를 제출하고 항고심판관은 이것을 심판한다 (항고심판이 청구되고 난 후에는 어떠한 증거의 제출이나 보정은 허락되지 않는다). 심사관의 재량에 따라 supplemnetal examiner’s answer를 추가로 제출할 수 있다. 만약 상기 심사관의 답변서에서 새로운 내용이 거론되었다면 그 의견서를 받은 날로부터 20일 내에 출원인은 답변서를 다시 제출할 수 있다.

항고심판 과정에 구두심리를 할 수 있다.

BAPI가 심사관의 주장에 동의하지 않는 경우에는 특허사정하라는 지시와 함께 사건을 심사관에게 환송한다는 심결을 하며, 심사관의 의견에 동의하는 경우에는 발명이 특허될 수 없다는 취지의 심결을 한다.

BAPI의 심결에 불복이 있는 경우 심결일로부터 60일 이내에 연방순회항고법원인 CAFC에 항고할 수 있으며, CAFC에 불복하는 경우에는 연방대법원에 상고할 수 있다.

5. 재심사 제도(Reexamination)

(1) 재심사 제도의 의의

제302조에는 [누구라도 본법 제301조의 규정에 의해 제시된 선행기술을 기초로 하여 특허상표청에 의한 클레임의 재심사 청구서(Requet for Reexamination)를 수시로 제출할 수 있다]고 규정함으로써 당해 특허가 허여된 이후라도 다시 새로운 선행기술을 근거로 하여 그 특허에 대해 재심사 해 줄 것을 청구할 수 있도록 하고 있는데, 이것이 재심사 제도이다. 재심사 제도는 이미 등록된 특허에 대해서 다시 발견된 새로운 선행기술을 인용하여 과연 그 선행기술의 관점에서도 당해 특허가 유효할 것인가를 다시 한번 심사하는 제도라고 할 수 있다.

(2) 재심사 청구절차

1) 청구인

재심사는 “누구라도(any person)” 청구를 할 수 있고, 청구인은 특허의 유효성에 대해서 어떠한 이해관계가 있음을 증명할 필요가 없다. “누구나”의 의미에는 법인 및 정부기관도 포함된다(MPEP 2212). 따라서 특허청장도 자신 또는 타인의 정보에 의해 재심사를 시작하도록 할 수 있다(37 CFR 1.520)

2) 청구기간

당해 특허가 유효한 이상 언제라도 재심사 청구가 가능하다

3) 청구서

재심사 청구서(the Request)는 다음 사항을 포함해야 한다.

① 선행특허 또는 간행물에 기초하여 당해 특허의 특허성에 관해 실질적이고 새로운 문제(substantial new question)가 있음을 지적하는 진술서.

② 모든 클레임에 대해 제시된 선행기술의 관련성 및 적용방법을 설명.

③ 인용하는 선행특허 및 간행물 1부를 제출

④ 당해 특허의 도면 및 클레임을 포함한 명세서 전체의 원특허의 복사물

⑤ 수수료

⑥ 특허권자가 재심사를 청구하는 경우에는 37 CFR 1.121(f)에 의한 보정서를 제출할 수 있다.

사) 특허권자 이외의 자가 재심사를 청구하는 경우, 그 사본이 특허권자에게 송달된 것을 증명하는 증명서류를 제출하여야 한다.

① 대리인에 의한 경우 위임장.

(3) 재심사 결정 절차

재심사 청구에 대한 결정은 재심사 청구일로부터 3개월 내에 이루어져야 하며, 결정의 최종 권한은 특허상표청장에게 있다.

재심사 청구에 대한 결정이 이루어지면 그 결정의 사본이 청구인 및 특허권자에게 송달되며, 결정기록은 특허의 공식 기록에 포함된다 [특허법 제303조 (b)]

심사관은 특허권자 및 청구인이 이후에 진술할 수 있도록 청구된 이슈에 대해 제시된 선행기술이 어떻게 그러한 문제를 제기하는지를 설명하여야 하며, 답변서 및 반박서 제출 기간을 명시하여야 한다.

(4) 결정에 대한 불복

청구인이 제시한 선행기술과 관련하여 해당 특허의 특허성에 대한 실질적이고 새로운 문제가 존재하지 않는다면 특허청장은 재심사 거절(denial) 결정을 내린다. 이때 청구인은 37 CFR 1.181에 의해 이 거절을 재검토해 줄 것을 요구하는 청원서(petition)를 제출할 수 있다.

청원에 의해 재심사 명령이 이루어진 경우에는 최초 결정에 책임을 지는 심사관이 아닌 다른 심사관에 의해 재심사가 수행된다 (37 CFR 1.515(a) )

청원은 재심사 거절통지 송달일로부터 1개월 이내에 이루어져야 하며, 만약 그러한 청원에서 다시 특허성에 대한 실질적으로 새로운 문제가 없음이 확인되거나 청원서의 제출이 없으면 결정은 최종적인 것으로 되며 청구인은 이에 대해 항소할 수 없다.

(5) 항소

재심사 절차의 최종적인 거절에 대해서는 특허상표청의 항고저촉심사부(BPAI)에 항소가능하며, 그 이후에는 CAFC 또는 콜럼비아 지방 법원에 항소할 수 있다. 주목할 것은, 재심사 절차에서의 최종적인 불리한 결정에 대해서 단지 특허권자만이 항소할 수 있다는 것이다. 재심사 청구인인 제3자는 특허청의 불리한 결정에 대해서 항소할 권리가 주어지지 않는데 이것은 특허청이 이전에 저지른 실수 때문에 등록된 특허를 다시 심사한다는 재심사 제도 원래의 취지로서 이해할 수 있다.

(6) 재심사 증명서 발행

항소할 수 있는 기간이 종료하거나 항소절차가 완료된 때에는 최종적으로 특허성이 없다고 결정된 특허의 청구항을 취소하고 특허성이 있다고 결정된 특허의 청구항을 확인하고 또 재심사 중 보정된 청구항이 특허성이 인정되면 그것을 특허에 편입시키는 증명서 (Certificate of Reexamination)가 발행된다.

(7) 개제권 (intervening right)

재심사 과정에서 보정된 청구항 또는 새로운 청구항에 대한 특허권의 효력은 재심사 증명서 발행전에 그와 동일한 발명을 제조, 구입 또는 사용한 자 또는 그것을 준비한 자의 권리에 대해서 미치지 않는다.

또한 특허가 무효라고 된 후 다시 재심사를 통해 유효한 특허로 전환된 경우에 그 사이에 그 발명을 실시하는 자는 침해자로 간주되지 않는다.

그러나 재심사 증명서 발행 후 여전히 실시를 하는 자의 행위는 침해를 구성함은 물론이다.

(8) 1999년 11월 29일 개정법

1) 대상 1999년 11월 29일 이후 출원된 특허

2) 도입취지

제3자 청구인은 단지 선행기술 문헌을 USPTO에 제출하기만 하고, 그 후의 절차에는 전혀 참가할 수 없으므로, 재심사제도가 특허성을 다툴 수 있는 유효한 수단이었음에도 불구하고 실제로는 그다지 이용되고 있지 않았을 뿐만 아니라(1998년 총350건), 이의신청제도를 채택하고 있는 나라로부터 강한 불만이 있어 왔다.

3) 내용

① inter partes 형 (제3자 참가형) 재심사 제도의 추가(35 U.S.C 311조)

i) 종래의 ex partes형 (주로 특허권자와 USPTO 간) 재심사 제도와 inter partes 형 재심사 제도 중에서 선택 가능

ii) 특허권자가 특허의 내용을 수정하고자 하는 경우에는 종래와 마찬가지로 ex partes 형 재심사 절차에 의하여 제3자의 관여를 배재할 수 있음

② inter partes 형 재심사의 청구요건

i) 누구라도 언제든지 청구할 수 있으나 청구인은 이해관계를 입증해야 함 [35 U.S.C. 311조 (a) (b)]

ii) 재심사의 청구이유는 특허 또는 간행물에 의한 선행기술(문헌공지 35 U.S.C. 311조)에 한정됨.

③ 재심사 개시의 결정

i) 특허청장은 재심사 청구일로부터 3개월 이내에 특허성에 관하여 실질적이고 새로운 문제가 있다고 판단되는 경우에는 재심사 개시를 결정

ii) 재심사 여부에 대한 결정은 최종적인 것으로 불복은 불인정

④ inter partes형 재심사 결과에 대한 불복

i) 특허권자의 경우에는 심판청구와 CAFC로의 공소가 모두 가능하나 (35 U.S.C. 141조)

ii) 제3자 청구인의 경우에는 심판청구만 가능하고, 그 심결에 대한 CAFC로의 공소는 불인정 [ 35 U.S.C. 315조 (b) 35 U.S.C. 134조 (c)]

⑤ 민사소송과의 관계 (금반언, 기판력)

i) inter partes 형 재심사에서 특허가 유효하다고 최종적으로 판단된 경우에, 제3자 청구인은 그 후의 어떠한 민사소송에서도 같은 이유로 그 무효를 주장할 수 없음 [35 U.S.C. 315조(c)]

ii) 특히 주의를 요구하는 것은, 후에 다툴 수 없는 대상이 [재심사에서 제기한 이유 또는 제기할 수 있었던 이유]로 되어 있으므로, 실제로는 재심사에서 제기한 이유 이외에도 기판력의 범위가 확대될 가능성이 있음.

iii) inter partes 형 재심사 중에 결정된 사실(fact)에 대해서는 그 후의 어떠한 민사소송에서도 이를 다툴 수 없음.

⑥ 소송의 정지(35 U.S.C. 318조)

i) 특허권자는 inter partes 형 재심사의 개시결정이 있는 경우에는 계속 중인 재판절차(특허성에 관한 것)의 정지를 신청할 수 있음.

ii) 이는 특허권자에게만 인정되며, 제3자 청구인에게는 인정되지 않음.

4) 관찰

제3자 청구인에 대하여도 응답의 기회가 주어지므로, 특허분쟁이 있는 경우에 바로 소송에 들어가지 않고 저렴한 비용으로 신속하게 특허청의 판단을 구해 볼 수 있다는 것을 이점으로 생각해 볼 수 있으나, 재심사 결과 무효로 판단되지 않는 경우에 제3자는 법원에 항소할 수 없을 뿐만 아니라 상대로부터 침해소송을 제기당한 경우에도 기판력, 금반언에 의하여 재심사에 관련된 증거로는 특허의 무효 여부를 다툴 수 없다는 점에 주의를 기울여야 한다.

또한 제3자는 재심사를 청구하기 위하여 이해관계를 입증하여야 하므로, 특허권자와 실제로 다툼이 있는 경우에는 이해관계를 입증하는데 별다른 곤란을 느끼지 않을 것으로 보이나, 그렇지 않은 경우에는 재심사 청구로 인하여 오히려 특허권자를 자극하게 되는 결과 본격적인 다툼을 유발하게 되거나 라이센스 교섭 등에 있어서 장애를 초래할 가능성이 있다.

특허등록

1.특허존속기간

(1) 원칙

1) 1995년 6월 7일 이전 출원특허: 등록일로부터 17년

2) 1995년 6월 8일 이후 출원특허: 출원일로부터 20년

3) 경과규정

기준일(1995년 6월 8일)에 유효하게 출원계속 중이거나, 권리계속 중인 특허에 대하여는 출원인의 선택에 의해 긴 쪽을 택할 수 있음.

(2) CA, DA, CIP 출원

1) 기준일(1995년 6월 8일) 보다 앞서 출원된 경우: 선출원일로부터 20년 또는 후출원 특허일로부터 17년 중 긴 기간

2) 기준일(1995년 6월 8일) 보다 늦게 출원된 경우: 선출원일로부터 20년

(3) 재발행 특허

원특허권리기간의 잔존기간

(4) 파리조약에 의한 우선권주장 출원

미국출원일을 기준

(5) PCT 출원에 의한 미국출원

PCT출원일을 기준

(6) 가출원

후출원일을 기준

2. 특허유지료

(1) 특허발행일로부터 3년 – 3.5년

(2) 특허발행일로부터 7년 – 7.5년

(3) 특허발행일로부터 11년 – 11.5년

(4) 6개월 유예기간 있음. 불납시 8년, 12년째의 출원일에 특허 소멸

3. 특허권 존속기간의 보증 [ 35 U.S.C. 154조 (b) ]

(1) 시행시기 2,000년 5월 29일 시행

(2) 적용대상 2,000년 5월 29일 이후에 출원된 특허

(3) 취지

1995년에 특허권 존속기간이 등록 후 17년에서 출원 후 20년으로 개정되었으나, 이에 대하여 개인발명가나 의약, 화학관련 회사를 중심으로 한 강한 반대운동 전개. 이에 대하여, USPTO의 절차가 지연되어 등록까지 3년 이상 소요된 경우에 3년을 초과한 일수만큼 연장시켜 주어 개정전의 법에서와 같이 등록 후 17년의 특허권 존속기간을 보증하고자 함.

(4) 내용

1) USPTO의 귀책사유로 인하여 특허발행이 지연된 경우에는 지연된 일수만큼 권리존속기간을 연장 [35U.S.C. 154(b) (1) (A) ]

① 출원일로부터 심사착수까지 14개월 이상 경과된 경우

② 출원인의 응답으로부터 다음 통지까지 4개월 이상 경과된 경우

③ 특허료의 납부로부터 특허발행일까지 4개월 이상 경과된 경우

2) USPTO의 귀책사유로 인하여 특허발행일까지 3년 이상 경과한 경우의 존속기간 연장 [35U.S.C. 154(b) (1) (B)]

① 3년을 초과한 일수만큼 존속기간을 연장

② 출원인에 의한 지연기간, Interference, 심판의 기간 등은 제외

③ 출원심사계속(continued examination of the application)에 의한 기간은 제외

3) 연장기간의 상한

① 종전 법에는 interference, 심판, 재판에 의해 특허발행이 지연된 경우에 5년 한도 내에서 존속기간의 연장이 인정되었음.

② 개정법에는 연장기간의 상한에 대하여 규정하고 있지 않음.

4) 특허권 존속기간 연장의 결정

① 특허청장은 특허기간을 결정하여 특허의 허여결정과 함께 출원인에게 통지.

② 출원인은 그 결정에 대하여 재심의 신청이 가능하며, 그 결정에 대하여 180일 이내에 워싱턴DC의 연방지방법원에 불복할 수 있음.

5) 관찰

비록 특허권 존속기간을 연장할 수 있다고는 하나, 계속출원 등은 그 대상으로부터 제외되므로, 통상적으로는 그다지 긴 연장은 얻을 수 없다고 추정된다.

그러나 중요한 특허에 대하여는 미국의 현지 대리인을 통하여 특허존속기간을 확인해 볼 필요가 있음.

4. 재발행특허출원 (Reissue application)

특허를 받았지만 특허청구범위를 고치고자 하거나 정당한 이유가 있어 명세서 상의 중대한 잘못을 정정하고 자하는 경우에 이용된다. 즉, 특허권이 소멸되지 않은 특허로서 하나 또는 그 이상의 흠이 있는 특허에 대체되는 특허를 받기 위한 출원이다. 재발행 특허는 모든 특허에 대체되며 모특허권리가 소멸되기로 된 날에 소멸된다. 재발행 특허를 통하여 특허청구범위를 넓힐 수도 있으나, 이때는 모특허출원이 특허사정된 날로부터 2년 이내에 재발행 특허 출원되어야 하며, 모특허출원 발행일과 재발행 특허 발행일 사이에 행하여진 넓어진 범위에 대한 침해자에게는 넓어진 범위에 대한 권리를 주장하지 못한다. 소위 이때의 침해자에게는 intervening right를 가진다.

5. 발명의 법정등록 (statutory invention registration, SIR)

특허출원을 한 후 특허되기를 원하지 않거나 특허를 받을 수 없게 되었지만 그 발명에 대하여 타인이 특허받는 것을 불가능하게 하고 싶은 경우에는 그 출원의 초록이 공보에 개제되게 하는 발명의 법정등록을 받을 수 있다. 즉, 방어적인 절차로서 그 발명이 그 출원일자로 선행기술이 되도록 하는 것이다. 출원을 SIR로 전환하고자 하는 경우에는 법정등록신청서를 제출하여야 한다

특허분쟁

1.침해에 대한 구제

(1)침해행위의 유형

허가없이 특허출원된 그 발명품을 제조, 사용, 판매하는 행위. 허가없이 그 발명품을 제조, 판매, 사용하도록 교사하는 행위. 특허된 발명품과 관계가 있는 주변 상품을 고의로 공급하거나 판매하는 행위

(2) 침해에 대한 구제

특허권의 소유자는 침해자에게 소송을 제기해서 금지명령과 손해배상 그리고 변리사 비용을 청구할 수 있음. 배상액은 법원이 정한 비용과 함께 특허침해를 보전할 정도로 적절해야 하며 적어도 침해자에 의해 만들어진 발명품의 사용에 대한 합리적인 특허권사용료는 될 것임. 변리사 비용은 예외적인 경우에만 보상받을 수 있음

2. 특허침해소송회피방법

(1) 미국의 특허소송위험을 줄이는 전략

1) 방어특허의 개발

특허소송을 제기당한 경우 그 회사를 상대로 역제소를 할 수 있는 방어특허를 개발해야함.

2) 침해조사

신 설계 전에 반드시 선행특허유무를 조사한다. 이는 고의침해를 피하는 수단이기도 함.

3) 발행된 특허의 MONITORING

매주 발행되는 OFFICIAL GAZETTE 등을 참조하여 미국특허를 계속 모니터링 해가는 것이 필요.

(2) 경고장(WARING LETTER)에의 대응방법

1) 경고장에 아무런 대응을 하지 않는다.

- 변호사없이 개인이 경고장을 보내는 경우

- 소기업으로써 그 사장이 직접 통보한 경우.

- 직접소송을 제기할 만큼 소송비용이 없기 때문.

2) 경고장에 대한 감사표시와 그 특허를 검토하기 위해 시간이 필요하다는 답장을 보낸다. 특허권자가 급히 소송을 제기하는 것을 막을 수 있고 따라서 검토할 시간을 벌 수 있다. 시간을 번 경우 특허권자가 잊어버릴 수 있다. 너무 시간이 지나서 소송의미가 없어지는 경우도 있다.

3) 침해라고 주장하는 CLAIMS에 대해 더 구체적인 침해사실을 요구한다.

4) 우리 제품은 특허권을 침해하지 않았다고 답장한다.

이때에는 왜 특허침해가 되지 않는지 상세히 기술할 필요가 있다. 필요하다면 특허변호사의 의견서를 첨부하는 것이 좋다.

2. 고의 침해를 피하는 방법

(1)사전에 선행특허유무를 조사.

고의침해의 경우 미국특허법은 실제손해액의 3배까지 배상토록 규정(TRIPPLE RULE)하고 있으므로, 고의 침해를 피하는 것이 중요. 사전에 반드시 선행특허유무를 조사하여 그 조사한 결과 파일을 보관하고 있는다.

(2) 특허변호사의 감정을 받음.

상기한 조사에 특허사무소를 이용하여 특허변호사의 감정을 받아두는 것이 효과적임.

3. 적합한 침해의견서의 요소.

(1) 요약서.

의견서의 전체적인 내용을 간단히 요약한 내용이 필요.

(2)적절한 법률조문의 제시.

침해가 된다면, 어떠한 조문에 걸리는 것인지를 밝혀야 함.

(3)특허된 장치.

특허된 장치나 공정에 대한 설명 및 분석.

(4)피소된 침해장치 혹은 공정.

피소된 침해장치나 공정에 대한 설명 및 분석.

(5)침해분석.

특허된 장치의 구성요소와 피소된 침해장치의 구성요소를 대비하여 침해를 분석하되, 문언침해(LITERAL INFRIGEMENT) 뿐만 아니라, 균등론(DOCTRINE OF EQUIVALENT)에 의한 침해여부도 분석해야 함.

(6)결론.

분석에 대한 결론을 제시해야 함. 이때, 침해라고 판단된 경우엔, 적절한 회피설계 방안을 제시해야 함.

4.균등론에서의 침해.

균등론이란, 침해대상품이 특허청구항의 내용과 실질적으로 동일한 기능을 가지며, 실질적으로 동일한 방법으로 실질적으로 동일한 결과를 초래한다면 침해로 간주한다는 것. 미국의 판례는 균등론의 적용에 있어 많은 변화를 가져왔음. 현재는 특허권자의 경제적 상관관계(예를들면 특허권자가 당해특허를 사용하여 사업을 하거나, 실시권을 허여하여 실시료를 받고 있는지 등)가 균등론적용에 있어 중요한 변수가 되고 있다.

5.특허침해주장에 대한 방어.

(1)유효성의 검토 - 당해특허가 유효한지 여부의 검토.

1) 권리기간이 만료되지 않았는지.

2) 선행기술이 있는지.

3) 산업적 유용성이 있는지.

4) 당해기술의 통상의 전문가로부터 자명한 것인지

(2) 비침해검토 - CLAIM분석을 통해,

1) 문언침해(LITERAL INFRIGEMENT)인지

2) 균등론에 의한 침해에 해당되는지 여부를 신중히 검토

(3)압력을 가하지 못하게하는 수단 검토.

소송을 제기한 상대에게 역제소를 할 수 있는 우리 특허는 없는지 검토.

Festo 사건 정리 미국 특허법

1. 사건의 개요

Festo는 Shoketsu사가 자신의 특허를 침해하였다며, 특허침해소송을 제기하였으나, 특허출원 계속 중, 특허청구범위를 보정한 적이 있으며, 이 보정에 의하여 특허청구범위의 균등론 적용이 제한되는지(금반언의 원칙)가 문제된 사안이다.

2. 본론

(1) Festo의 원 특허

"피스톤 로드 없이 자기력에 의하여 피스톤의 동력이 동력장치로 전달될 수 있는 장치"

(2) Festo의 보정

미국 특허청으로부터 받은 보정지시에 대하여, "일방향 밀폐형 피스톤 링과 자화성 재료로 된 외측 슬리브를 가지는 장치"로 보정

(3) Shoketsu사의 (가)호 발명

"양방향 밀폐형 피스톤 링과 비자화성 재료로 된 외측 슬리브를 가지는 장치"로서, 실질적으로 Festo사의 특허 발명과 유사함.

(4) 메사츄세츠 지방법원의 판결

: 특허청구범위에 보정된 부분이 있으나, 특허성과 무관한 보정은 특허청구범위의 권리범위를 제한하지 아니한다(flexible bar)며, 균등론 인정 -> 침해

이 판결은, 당시 Warner-Jenkinson v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997)에 대한 대법원 판결에서, "특허성과 무관한 보정임을 특허권자가 충분히 입증하지 못하면, 균등론을 인정할 수 없다."는 취지를 반영한 것으로, 무난한 판결에 해당됨.

(5) CAFC의 판결

: 특허청구범위에 보정이 있기만 하면, 균등론 적용할 수 없다.(complete bar) -> 비침해

이 판결은, 균등론이라는 이론에 의하여 매 특허침해 소송에서의 판결에 곤란함을 겪던 CAFC가 나름의 명확한 지침을 수립한 것으로 이해된다. 일단 보정이 있기만 하면 균등론을 적용할 수 없도록 하여 특허권자가 보정에 신중을 기하도록 한 것임.

(6) Supreme Court의 판결

: 출원계속중에 축소 보정을 한 특허권자는 보정시 당업자가 균등범위까지 포함하도록 특허청구범위를 문언적으로 기재하는 것이 합리적으로 기대하기 힘든 정도였다는 것을 입증할 책임이 있으며, 입증하면 균등론을 적용할 수 있다.(flexible bar & 입증책임 강화) -> 침해

대법원 판결은, 기존의 flexible bar를 적용하되, 특허권자의 입증책임을 강화하였다. 이에 따라, 미국 특허중 대략 120만건의 특허권이 매우 강력해지며, 균등범위까지 확대될 수 있을 것으로 판단된다. 이는, 물론 기술 선진국인 미국이 자신들의 기득권을 포기하지 않으려는 해석으로 볼 수도 있지만, 종래의 CAFC 판결이 특허권의 범위를 지나치게 제한한다는 비판이 있었음을 감안하면, 적절한 판결이라고 볼 수 있다.

3. 결론

최종적으로는 flexible bar가 대법원 판례로 지지되었지만, 보정이 균등범위를 제한하지 않는다는 것을 입증하기란 실질적으로 쉽지 않은 일이므로, 출원 계속중의 보정단계에서 많은 것을 고려하며 보정해야한다.